【业务综述】“2017年度深圳律师承办知识产权十大典型案例”研讨会业务综述

发布时间：2018年12月10日 作者：知产委 责任编辑：业务创新委

2018年12月1日上午，市律协知识产权法律专业委员会举办了“2017年度深圳律师承办知识产权十大典型案例”研讨会。深圳市律协副会长尹成刚出席研讨会，研讨会由深圳律协知产委谢湘辉主任主持，知产委委员及感兴趣的律师参加了研讨会。

本次研讨会主要就“2017年度深圳律师承办知识产权十大典型案例”分享研讨，承办律师分别介绍了各自案件的典型之处及办案经验等内容，为与会律师提供了知识产权相关实务处理的宝贵经验。

一、刘志伟律师：来电科技诉云充吧专利侵权纠纷案

1.在判断被控侵权产品是否落入涉案专利保护范围时，应以权利要求书记载的内容为准。

《专利法》第59条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。说明书及附图只有在权利要求书记载的内容不清楚时，才能用来解释、澄清权利要求书中模糊不清的地方，不能用来限制权利要求书中已经明确无误记载的权利要求的范围。说明书中的实施例是说明书的组成部分，仅仅是权利要求范围内技术方案的示例，是专利申请人认为实现发明或实用新型的优选方式，不能将实施例的限制读入专利权利要求，即不能用实施例的技术特征限定权利要求的技术特征。

2.在共享经济模式下，销售的形式发生了变化，投放被控侵权产品的行为也应属于销售。

首先，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第 108 条规定，将侵犯他人专利权的产品用于出租的，应当认定属于对专利产品的销售。本案被控侵权产品系被告将被控侵权产品用于出租，应当认定属于对专利产品的销售。

其次，在共享经济模式下，销售的形式发生了变化，投放被控侵权产品的行为也应当属于销售。传统的“销售”行为，即买卖双方达成某种合意或协议，出卖人将标的物所有权转移给买受人，而买受人将相应价款支付给出卖人。在这个过程中，出卖人获得了产品的价值，买受人获得了产品的使用价值，产品作为商品的属性得以实现。

在共享经济模式下，产品所有人通过在公共场合投放被控侵权产品供用户使用，并采用租赁方式获取收益，在不转移产品所有权的情况下，同样可以实现产品的价值与使用价值。产品所有人通过租赁获得的租金收益，与产品所有人通过销售获得的对价收益，并无本质区别，在此情形下，产品所有人通过租赁实现了等同于销售的效果。在租赁等同于销售的情况下，专利法禁止未经许可实施销售行为，也应禁止未经许可实施租赁行为。专利制度为了保护专利权人的独占性市场地位，禁止他人未经专利权人许可实施销售、许诺销售等行为。其中，禁止销售行为的本质目的是禁止他人未经专利权人许可，销售被控侵权产品以获取不正当利益。如果允许他人租赁被控侵权产品，实际上等于允许他人以租赁被控侵权产品的形式获取不正当利益，这与专利制度赋予专利权人的独占性市场地位明显相悖，故租赁仍应是专利制度赋予专利权人的权利，即未经专利权人许可，他人不得实施租赁行为。此外，被告将被控侵权产品摆放在商场等公共场合，即便没有销售的意思表示，也有租赁的意思表示，在共享经济模式中租赁等同于销售的情况下，应当认定被告的行为构成许诺销售。

本案涉及的共享充电宝是新生事物，此领域中的专利侵权定 性问题也面临新的挑战，若严格按照传统意义上的“销售”、“许诺销售”来判定共享充电宝产品提供商的侵权行为，则容易陷入认定产品侵权却无法制止侵权行为的境地，这就需要透彻理解共享充电宝租赁行业的商业模式，在法律框架内寻找合适的定性。

二、陈文景律师：《中国好声音》信息网络传播权纠纷案

陈文景律师通过腾讯公司诉新疆广电信息网络传播权纠纷一案从如何提高赔偿额讲述了目前信息网络传播权赔偿数额的前沿理论与实践，并探讨了目前综艺节目信息网络传播权纠纷赔偿的现状及特点，为深圳律师从事综艺节目信息网络传播权纠纷提高赔偿额提供了宝贵的经验指导。 

1.侵权认定

被告通过对原告向用户提供的正常播放过程中产生的数据进行解析，获取视频资源绝对URL地址中的参数，并利用参数值得到完整的、可直接访问的视频资源绝对URL地址。被告的解析行为是对视频资源绝对URL地址使用的可变参数的破解，是一种非法盗链行为。

2.非法盗链与合法链接的区别

（1）合法链接所链接的是被链网站允许直接访问的服务器、URL地址对应的页面，而被告通过非法解析手段获取的是原告不允许直接访问的服务器及URL地址。

（2）合法链接实现了完整跳转并完全呈现被链接网站的全部内容，而使用被告呈现的结果仍是在其网站内容之下。

（3）合法链接在符合互联互通的互联网基本精神的前提下，为被链接网站所欢迎和接受，而被告实施的手段，恰恰是原告采取了多重手段予以防范的对象，被告实施的行为违背原告的基本意愿。

（4）合法链接一般是全网进行的，有一定的随机性，而被告通过非法解析手段，选择特定对象，即涉案的视频资源，将视频资源整合至自己的网站当中。

3.损害赔偿

围绕“知识产权市场价值=成本+潜在收益”，并考虑时效性，在酌定法定赔偿金额时，对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额。本案中，从涉案作品的知名度、影响力、原告支付的许可费、原告预期利益的受损、被告侵权行为的主观故意、侵权行为发生时间、被告的经营规模以及被告可能的获利等因素。

4.经验总结

首先，作为原告的权利人应充分举证证明涉案知识产权的市场价值，合理使用费是确定知识产权市场价值的重要依据，涉案知识产权的市场影响力、知名度以及美誉度等可作为确定知识产权市场价值的重要参考；其次，作为原告的权利人应充分举证证明侵权人的经营规模以及恶意，不同主体以及不同期间实施侵权行为，应具体承担的侵权责任，往往不同；再次，作为原告的权利人应充分举证证明因侵权行为导致的损失，“潜在收益”损失的举证尤为重要；最后，诉讼过程中，作为原告的权利人应深挖同一组别证据内部的关联关系以及不同组别证据的因果关系，提供索赔金额的多种合理计算依据，锁定具体判赔金额的合理幅度，供合议庭最终判赔时参考。

三、何美华律师：蔡朗春发明专利侵权纠纷案

1.诉讼时效问题

我国《专利法》(2009 年 10 月 1 日生效)第十三条规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。第六十八条第二款规定，发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知 他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。以上为专利公布之后授权之前临时保护期的规定。本案中，原告主张 2006 年以后方知晓被告在临时保护期实施涉案专利，被告又无法提供证据证明原告在此前即已得知或应当得知，故原告若能证明其后诉讼时效中断的前提下，有权主张临时保护期内的专利使用费，未超过诉讼时效期间。

2.“变劣技术”侵权之争

90 年代及 21 世纪初期，在“多余指定”原则的指导下，“变劣技术”一般被认定为侵权。2001 年，北京市高级人民法院的《专利侵权判定若干问题意见 (试行)》规定，对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征，使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案，而且这一方案明显是由于省略该必要技术特征造成的，应当适用等同原则。

四、王厚盛律师：LV商标侵权纠纷案

王厚盛律师以LV诉离宫酒店侵犯商标权再审一案深入地探讨了酒店在本案中承担责任的事实和理由、酒店应当承担何种责任和影响赔偿额的因素，本案的典型剖析为律师界承办此类案件提供了借鉴，具有良好的方向指引。

1.酒店是否承担责任

在现实中，酒店一般主张店铺是基于租赁关系独立经营进行抗辩，但是租赁关系属于店铺与酒店的内部关系，不能对抗善意第三人。且往往店铺并没有放置营业执照又收取款项、开具发票，可以认定存在意思联络，酒店应当承担侵权责任。

2.酒店责任类别

酒店在店铺没有放置营业执照，且又收取款项和开具发票，符合一般的商业交易习惯，可以认定酒店与商铺存在意思联络，共同实施了侵犯原告商标权的行为，酒店应承当承担直接侵权责任。

3.经济赔偿如何确定

经济赔偿的主张应当结合商品的知名度、销售环境、商品的市场价值等方面综合确定。

高档星级酒店在酒店区域内的客流场所开设商品零售设施已经成为酒店业常见的经营模式，该种销售模式利用星级酒店所吸引的高端消费群以及旅客和其他顾客对星级酒店形成的高档、可信形象为酒店内商铺取得了比一般零售商场更高的利润。 从外观上看，消费者难以识别分辨酒店内商铺与酒店的关系，且结账时通过酒店总台一并结账的做法亦很普遍，加之消费者是基于对酒店信誉的信赖而在酒店内购物，故星级酒店对在其酒店商城区域内销售的产品是否存在知识产权侵权的情形应该承担较高的注意义务，若在其区域内商铺出现侵权行为，难以以酒店与酒店内商铺之间的内部关系对外向消费者以及对权利人主张免责的抗辩，被认定构成帮助侵权甚至是共同侵权的风险很大。建议星级酒店对其区域内的商铺的经营应尽到提醒、监督、管理的注意义务，尤其建议关注商品来源及品牌授权情况。知道或应当知道酒店内商铺销售侵权产品的，应及时予以制止。

五、李良律师：深圳科曼与迈瑞生物专利无效行政案

1.关于创造性的认定

专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前

技术领域是要求保护的发明或者实用新型所属或者应用的具体技术领域，不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。确定发明或实用新型所属的技术领域，应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。

2.经验总结

专利行政诉讼是对国家知识产权局专利复审委员会的决定不服而采取的一种救济手段，国家知识产权局的专利无效宣告请求审查决定虽然是比较权威，但并不是其每个决定都是正确的，在实践中也要对其审查决定敢于质疑，通过行政诉讼是有机会纠正国家知识产权局的错误决定。在行政诉讼中要抓住重点，既要坚持在无效中的一些关键理由，也要充分利用其认定的部分事实来反驳其自身所做的决定。

六、李晓宁律师：商业秘密刑事案件办案技巧

李晓宁律师从胡某涉嫌侵犯商业秘密罪刑事案中对从主动公开的认定、反向工程抗辩等方面进行论述本罪构成的前沿理论与实践，并分享下此类案件的特点及办案技巧。

1.根据涉案密点的作品登记证书可否认定涉案密点已于作品登记证书上记载的首次发表日被辉某公司主动公开？

（1）作品著作权登记档案可以作为涉案密点1和2已经于被辉某公司主动公开的证据。

侵害著作权纠纷：著作权登记机关不对登记内容的真实性进行实质审查，并且作品登记行为本身不构成发表，著作权人一方需要提供涉案作品的公开发表证据。

侵害商业秘密纠纷：首先，若商业秘密权利人在作品登记时自认已于登记的首次发表日期公开了涉案密点，除非其有相反证据足以推翻该自认事实，否则法院应当予以确认。其次，根据“排除一切合理怀疑”的刑事证明标准，公诉机关只有排除了被告人已主动公开芯片电路图的可能性，方能否定作品登记证书上记载的首次发表日期的真实性。

（2）涉案密点已被鉴定机构认定为公知信息。

2.被告人接触被害人的技术秘密后又进行反向工程抗辩是否必然不成立？

涉案两个密点相同的电路，系胡某从华某公司芯片中反向提取出来的，有合理来源。

《反不正当竞争法司法解释》第12条第二款规定：……当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。

“以不正当手段知悉”是指《反不正当竞争法》第十条第一款第一项规定的“以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密”，而不包括《反不正当竞争法》第十条第一款第三项所规定的“违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密”。

最后，谢主任对以上律师的讲解进一步总结、介绍了十大典型案例的产生过程及各自的特点，希望深圳律师不忘初心，在知识产权领域继续精心耕耘，勇于接受新知识的挑战，不断涌现出更多典型的知识产权案例。

本次研讨会是2017年度深圳律师承办知识产权十大典型案例的研讨活动，研讨的案例经过专家评选，具有很强的代表性，得到了参加研讨活动律师的一致认可。树立典型，探讨案例的独特之处，有助于推动深圳律师在知识产权方向的研究及实务水平的提升。